LA NUEVA LEY DE PATENTES 24/2015: PEQUEÑOS CAMBIOS EN LA PATENTABILIDAD

En una anterior entrada de este blog, centrada en el nuevo procedimiento de concesión, también se comentaban novedades de la Ley 24/2015 en otros ámbitos. En esta ocasión nos vamos a centrar en los cambios que la nueva Ley introduce en relación con la “patentabilidad”. Indudablemente, los requisitos de patentabilidad y su definición no se alteran, pero si ciertos elementos que influyen en su valoración.

En la Ley 11/1986, el artículo 4.4 se encuentra redactado de la siguiente manera:

“4. No se considerarán invenciones en el sentido de los apartados anteriores, en particular:

a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.

b) Las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas.

c) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores.

d) Las formas de presentar informaciones.

5. Lo dispuesto en el apartado anterior excluye la patentabilidad de las invenciones mencionadas en el mismo solamente en la medida en que el objeto para el que la patente se solicita comprenda una de ellas.”

El apartado 5 era evidentemente una mala traducción del art. 52,3  del Convenio de la Patente Europea, cuya traducción correcta es:

3. Lo dispuesto en el párrafo 2 excluye la patentabilidad de los elementos enumerados en el mismo solamente en la medida de que la solicitud de patente europea o la patente europea no se refiera más que a uno de esos elementos considerado como tal.

La nueva Ley 24/2015 incorpora la versión correcta en su artículo 4.5. Sin embargo, la práctica en la OEPM ya estaba de acuerdo con dicha versión corregida, según se puede apreciar en las directrices de examen de la OEPM (página 123).

Ciertas organizaciones contrarias a la patentabilidad del software han protestado por esta modificación, ya que consideran que la situación en España va a pasar de una “prohibición” de la patentabilidad del software a una situación de “patentabilidad” del software, pero ni una cosa ni otra. La práctica va a continuar igual, como la existente en la Oficina Europea de Patentes.

Otra modificación introducida en relación con las exclusiones a la patentabilidad en la Ley 24/2015 tiene que ver con los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal y los métodos de diagnóstico. La Ley 11/1986 excluye de la patentabilidad dichas invenciones en el Art. 4.6 por carecer de aplicación industrial, lo cual es una ficción.

Dichos métodos quirúrgicos, terapéuticos y de diagnóstico siguen excluidos de la patentabilidad, ahora en el artículo 5.4 de la Ley 24/2015, artículo dedicado a las excepciones a la patentabilidad.

Otra novedad viene dada por la posibilidad de patentar sustancias o composiciones ya conocidas para su uso como medicamento o para nuevas aplicaciones terapéuticas. Ello se recoge en el artículo 6.4 y 6.5, en coincidencia con el artículo 54. 4 y 5 del Convenio de la Patente Europea. Por otro lado, el segundo uso médico está excluido de la patentabilidad en la mayoría de los países en vías de desarrollo y menos desarrollados. Por ejemplo, la Comunidad Andina lo hace en el artículo 21 de su Decisión 486 sobre Régimen Común sobre Propiedad Industrial:

“Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial.”La Viagra (Sildenafilo) (El caso más conocido de segundo uso médico)

También se ha modificado la regulación de las divulgaciones inocuas. El artículo 7 de la Ley 11/1986 establece que no se considerará para determinar el estado de la técnica una divulgación de la invención que, acaecida dentro de los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud en la OEPM haya sido consecuencia directa o indirecta:

a)    De un abuso evidente frente al solicitante o su causante.

b)   Del hecho de que el solicitante o su causante hubieren exhibido la invención en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas.

c)    De los ensayos efectuados por el solicitante o por sus causantes, siempre que no impliquen una explotación o un ofrecimiento comercial del invento.

En el artículo 7 de la nueva Ley 24/2015 se ha eliminado la divulgación inocua debida a los ensayos y se ha limitado la exhibición en exposiciones a las reconocidas en el Convenio de París de 1928, revisado en 1972. Estas dos modificaciones tienen como objetivo la armonización con lo establecido en el Convenio de la Patente Europea (Art. 55), puesto que la falta de armonización existente ha provocado que solicitudes de patentes presentadas ante la Oficina Europea de Patentes hayan visto rota su novedad por divulgaciones que eran inocuas en España. En una entrada anterior se abordó este tema con mayor detalle.

De este modo el período de gracia  español se armoniza con el regulado por el Convenio de la Patente Europea, que en el ámbito internacional es el más limitado de todos, sobre todo cuando se compara con el existente en los Estados Unidos o Japón. También se puede encontrar información más amplia sobre el tema en otra entrada del blog.

La última modificación tiene que ver también con la definición del estado de la técnica. En la Ley 11/1986, el Artículo 6.3 establece:

3. Se entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes españolas de patentes o de modelos de utilidad, tal como hubieren sido originariamente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la que se menciona en el apartado precedente y que hubieren sido publicadas en aquella fecha o lo sean en otra fecha posterior.

Posteriormente, el articulo 8 precisa que este “añadido al estado de la técnica” sólo se tendrá en cuenta para evaluar la novedad.

En este aspecto no se ha producido ningún cambio. En el derecho europeo, estos documentos que en teoría no deberían formar parte del estado de la técnica, se consideran a la hora de evaluar la novedad, con el fin de evitar la doble patentabilidad que podría ocurrir como consecuencia del sistema de primer depósito (First to file). En los EE.UU estos documentos se emplean para evaluar la novedad y la actividad inventiva, pero aplican una cláusula “anti-colisión propia” o “anti self collision”, es decir, esos documentos no pueden emplearse para evaluar la patentabilidad de una invención del mismo solicitante.

Pues bien, en la nueva Ley de patentes 24/2015 se introduce una modificación; se aclara cuál es el contenido de ese “estado de la técnica” publicado después de la fecha de presentación. En concreto, el artículo 6.3 agrega que además de las solicitudes de patentes y modelos de utilidad españolas presentadas antes de la fecha de presentación y publicadas posteriormente, también se incluyen las solicitudes de patente europeas que designen a España y solicitudes PCT que hayan entrado en la fase nacional y se publiquen en español en esa fecha o en otra posterior. Respecto al tratamiento de las solicitudes PCT presentadas antes y publicadas en la fecha de presentación o con posterioridad, hay una gran diversidad de situaciones en las legislaciones nacionales de patentes. En los EE.UU. se considera que forman parte del estado de la técnica desde el momento de su publicación, independientemente del idioma. Este asunto y el de los documentos publicados después de la fecha de presentación, también llamados interferencias, se tratan actualmente en las discusiones que tienen lugar en el grupo B+ con el objeto de avanzar en la armonización internacional del derecho de patentes.

En el caso de los modelos de utilidad, los cambios que se han introducido son más relevantes. En la Ley 11/1986, el Art. 145.1 define el estado de la técnica a utilizar para evaluar la novedad y actividad inventiva de las invenciones objeto de solicitudes de modelos de utilidad como:

“Todo aquello que antes de la fecha de presentación de la solicitud de protección como modelo ha sido divulgado en España, por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio.”

Es decir, se trata de un estado de la técnica limitado a la divulgación en España. Tras la aparición de “internet”, ha habido interpretaciones contradictorias de este artículo por parte de los tribunales de justicia.

La Ley 24/2015 cambia la situación introduciendo el mismo estado de la técnica “mundial” de las patentes en los modelos de utilidad en el artículo 139. Asimismo, se aumenta el número de invenciones que pueden ser protegidas por los modelos de utilidad en el artículo 137. Ahora podrán ser protegidas mediante modelos de utilidad las sustancias y composiciones químicas siempre que no sean farmacéuticas. Por otro lado, el art. 140 mantiene la misma definición del requisito de actividad inventiva que en la Ley 11/1986, con un nivel algo inferior al exigido para las patentes.

Como se puede observar, los cambios en relación con la patentabilidad no son transcendentes, pero tampoco despreciables.