REVISITANDO LA CALIDAD DE LAS PATENTES

El tema de la calidad es uno de esos a los que siempre se vuelve cuando se habla de patentes. Ya en este blog se dedicó una entrada muy comentada e incluso premiada a este asunto. En esta ocasión retornamos aprovechando dos informes que sobre la calidad de las patentes concedidas por la USPTO (Oficina de Patentes de los Estados Unidos) se han publicado recientemente. Se trata de dos informes de la “Government Accountability Office (GAO)” que se refieren a la calidad de las patentes en general y a la calidad de las búsquedas del estado de la técnica.

La “Government Accountability Office” es una organización de la administración estadounidense que trabaja para el congreso y que investiga cómo gasta el gobierno federal los fondos aportados por los contribuyentes. Según se explica, detrás de la realización de estos dos informes sobre la calidad de las patentes, se encuentra la preocupación ante el aumento en los casos judiciales de infracción producido entre los años 2007 y 2015, cuando se pasó de 2000 a 5000. Además, en 2007, el 20% de las demandas se presentaron ante el “Eastern district of Texas” y en 2015 se trató del 50%. Este juzgado de Texas se caracteriza por su tratamiento favorable a los titulares de patentes, lo que da lugar al llamado “forum shopping”. La mayoría de las demandas de infracción se refieren a patentes de software y telecomunicaciones. Asimismo, algunos usuarios apuntan a que es fácil infringir patentes sobre estas tecnologías, ya que las reivindicaciones suelen ser muy amplias y sin claridad, con algunas de las características de las patentes de baja calidad. Existe la sospecha de que este aumento en la litigiosidad en relación con las patentes en Estados Unidos podría estar relacionado con un aumento en el número de patentes de baja calidad concedidas, que también pueden dificultar la innovación.

El informe dedicado a la calidad de las patentes concluye que ciertas políticas y prácticas de la USPTO podrían afectar negativamente a la calidad de las patentes que concede:

– La USPTO no tiene definición de qué es la “calidad de las patentes”. Sin una definición, resulta difícil mejorarla. Curiosamente, esta es una declaración que se ha venido repitiendo por parte de los delegados de los países en vías de desarrollo en las discusiones que sobre este tema se desarrollan en el Comité Permanente de Derecho de Patentes de la OMPI, para justificar su oposición a que se siga tratando el tema en el comité. En el informe de la GAO se admite que gran número de los funcionarios entrevistados afirman que la calidad las patentes está relacionada con el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad, pero ninguna definición se encuentra recogida en un documento oficial.

– Desde los años 70, apenas se ha analizado si el tiempo asignado a los examinadores de la USPTO para la elaboración de la búsqueda y el examen resulta suficiente para garantizar una calidad adecuada del trabajo realizado. Asimismo, sería preciso, según la GAO, analizar el impacto que sobre la calidad tienen los incentivos económicos que ahora se ofrecen a los examinadores de patentes para aumentar su producción. Resulta interesante la información que al respecto ofrece dicho informe: La USPTO contaba en mayo de 2015 con 8300 examinadores de patentes. Están clasificados según unos niveles que van del GS-5 and GS-15. Los examinadores con un nivel GS-14 o superior reciben la denominación de “primary examiners” y pueden denegar o conceder una patente sin supervisión. Suponen el 44% del total. Por el contrario, todo el trabajo realizado por los examinadores por debajo de un nivel GS-14 debe ser revisado por un “primary examiner”. Cuando los examinadores “junior” ascienden a “primary”, el tiempo de que disponen para examinar un expediente se ve reducido aproximadamente a la mitad. Se afirma que de media un examinador de patentes estadounidense dispone de 22 horas para realizar el examen completo, oscilando entre las 60 horas que tendría un examinador “junior” en un campo de la técnica “complejo” hasta las 11 horas que tendría un “primary examiner” en los campos de la técnica considerados más sencillos.

– La USPTO no dispone de análisis de los resultados del funcionamiento del PTAB ( Patent Trial and Appeal Board), una especie de cámara de recursos que comenzó a funcionar en 2012 tras la entrada en vigor de la America Invents Act), que además son muy limitados. Un conocimiento exhaustivo de los motivos que llevan a la anulación de patentes concedidas por la USPTO en este procedimiento post-concesión, permitiría diseñar estrategias destinadas a aumentar la calidad de las patentes concedidas por la USPTO.

– La USPTO no ha analizado completamente el impacto que en la calidad de las patentes podrían tener determinadas políticas:

– La llamada “compact prosecution”, que incentiva que los examinadores reduzcan el número de “actions” o cartas de defectos.

– El hecho de que no haya límite en el número de reivindicaciones que se pueden incluir en una solicitud de patente.

– Las llamadas “requests for continued examination”, que permiten reabrir el examen de una solicitud de patente. Esto hace que el solicitante cuente con oportunidades ilimitadas de tratar de obtener una patente. Ello en ocasiones da lugar a que el examinador acabe cediendo y concediendo la patente.

– La posible obligación de incluir un glosario de términos en todas las solicitudes de patentes.

Una vez identificados estos puntos débiles, la GAO recomienda una serie de acciones:

–           Desarrollar una definición consistente de la calidad de las patentes, la cual debe figurar en todos los documentos de la USPTO.

–           Desarrollar nuevos objetivos cuantificables medibles e indicadores de rendimiento relacionados con la calidad de las patentes.

–           Analizar el tiempo que precisan los examinadores de patentes para desarrollar un examen completo.

–           Analizar cómo afectan los incentivos que los examinadores reciben a la calidad del examen de las patentes.

–           Recoger datos de los resultados del PTAB y analizarlos para identificar aspectos en los que sería necesaria formación adicional y otros tipos de actuaciones.

–           Evaluar los efectos de la “tramitación compacta” o “compact prosecution”.

–           Estudiar si se debería exigir a los solicitantes la inclusión en las solicitudes de patentes de elementos que mejoren la claridad de las reivindicaciones, como un glosario de términos o diagramas de dependencia

Segundo Informe sobre la búsqueda del estado de la técnica

Este informe pone de manifiesto que la USPTO se ha enfrentado a ciertas dificultades derivadas de la implantación de la CPC (Cooperative Patent Classification), nueva clasificación de patentes elaborada conjuntamente con la Oficina Europea de Patentes (EPO) y que supone un gran cambio para la Oficina Estadounidense. Parece que ha habido cierta inconsistencia en la utilización de la clasificación entre la USPTO y la EPO.

El famoso caso del tebeo del pato Donald citado en un informe de búsqueda

Asimismo, aunque, según afirma el informe, la USPTO está llevando a cabo un gran esfuerzo para desarrollar nuevas herramientas informáticas que favorezcan la búsqueda del estado de la técnica, especialmente incorporando el acceso a fuentes de literatura no patente, algo que tanto la Oficina Europea como la japonesa ya han realizado, la GAO echa de menos una estrategia documentada al respecto.

También se encuentra la GAO con que a semejanza de lo que ocurre con la “calidad”, no se ha definido lo que constituye una búsqueda del estado de la técnica completa en los distintos tipos de tecnología. Tampoco se han encontrado datos en relación a en qué medida se debe realizar la búsqueda en documentos extranjeros y en literatura no patente.

Las recomendaciones que la GAO realiza en relación con las búsquedas del estado de la técnica son:

–           Aumentar la colaboración con la Oficina Europea de Patentes para mejorar la consistencia en la clasificación de acuerdo a la CPC.

–           La USPTO debería desarrollar y actualizar periódicamente una estrategia destinada a identificar las fuentes más relevantes de literatura no patente en cada sector tecnológico, así como evaluar los medios de acceso óptimos para incluirlos en el sistema de búsqueda de la USPTO.

–           Definir por escrito qué es una búsqueda completa en los distintos sectores tecnológicos.

–           Recoger toda la información posible de las búsquedas realizadas, incluyendo con cuanta frecuencia se citan documentos extranjeros y literatura no patente.

–           Utilizar las revisiones y auditorías de las búsquedas para hacer un seguimiento de lo exhaustivas que son.

–           También se debería estudiar si las competencias técnicas de los examinadores son las adecuadas en los distintos campos y desarrollar estrategias para identificar las deficiencias y subsanarlas.

Conclusiones

Estos informes ponen de manifiesto la importancia que en los Estados Unidos se otorga a la llamada “calidad de los patentes” y la necesidad de definirla lo antes posible. Si se desea que el sistema de patentes fomente la innovación, es necesario que las patentes concedidas sean de calidad, si entendemos por tal el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad y de suficiencia descriptiva, aunque sea éste sólo uno de los elementos que la constituyen y a la espera de una definición consensuada.