LA NUEVA LEY DE PATENTES 24/2015: EL EXAMEN DE OFICIO Y LA BÚSQUEDA

Se está aproximando la fecha del 1 de abril de 2017, el día en que entrará en vigor la nueva Ley de Patentes 24/2015, que cambiará radicalmente el sistema de patentes en España. El pasado mes de septiembre se publicó el borrador del reglamento de ejecución de dicha Ley, que deberá estar aprobado antes de que entre en vigor la Ley. El blog ya ha dedicado una serie de entradas a analizar este importante cambio legislativo, desde una general, a otras dedicadas al tratamiento de las invenciones de interés para la defensa, a la patentabilidad, al procedimiento de limitación o a la protección de las invenciones realizadas en universidades y centros públicos de investigación, pero esta es la primera desde que se dio a conocer el borrador del reglamento.

Aunque, indudablemente, la gran novedad dentro del procedimiento de concesión en patentes está constituida por la introducción de un examen sustantivo obligatorio, no deben despreciarse otros cambios que se analizan a continuación.

La Ley de patentes 11/1986 regula un procedimiento de tramitación de las patentes, bastante peculiar cuando se compara con el de la mayoría de las legislaciones de nuestro entorno y de los tratados internacionales de referencia como el Convenio de la Patente Europea (CPE) o el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). En dicho procedimiento, una vez otorgada la fecha de presentación y superado el examen de admisión a trámite, el examinador se encuentra con que debe llevar a cabo el llamado examen formal y técnico (artículos 17-24 del Reglamento de ejecución 2245/1986). Este examen formal incluye no sólo aspectos puramente formales, sino que también implica, por ejemplo, la evaluación de la claridad de la descripción y las reivindicaciones y de la unidad de invención, aspectos más propios del examen de patentabilidad que de uno denominado formal. El examinador de patentes de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) que aplica también el procedimiento PCT, siempre fue consciente de que la posibilidad que ofrece este procedimiento de examinar esos aspectos más técnicos como la unidad de invención y la claridad, conjuntamente con la búsqueda del estado de la técnica, lo convierte en más apropiado para un adecuado análisis de dichos requisitos.

Tanto el tratado PCT como el Convenio de la Patente Europea (CPE) poseen un examen donde se comprueba el cumplimiento de requisitos puramente formales, al mismo tiempo que se examinan los requisitos para la obtención de la fecha de presentación y que normalmente lleva a cabo personal administrativo, los llamados “formality agents” en el caso de la Oficina Europea de Patentes.

A semejanza del PCT y el CPE, la nueva Ley de patentes 24/2015 introduce el que denomina “examen de oficio” (Art.35 LP 24/2015 y Art. 23, 24 y 25 del Reglamento).

Artículo 35. Examen de oficio.

1. Admitida a trámite la solicitud, la Oficina Española de Patentes y Marcas verificará:

a) Si el objeto de la misma no está manifiestamente y en su totalidad excluido de la patentabilidad por aplicación de los artículos 4.4 y 5 de esta Ley.

b) Si se cumplen los requisitos relativos a la representación y a la reivindicación de prioridad en su caso, así como cualquier otro referido a la regularidad formal de la solicitud cuya comprobación haya de realizarse, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento, antes de la publicación de la solicitud.

2. La presencia de defectos formales en la documentación no suspenderá la realización del informe sobre el estado de la técnica a que se refiere el artículo siguiente, siempre que aquellos no sean de tal naturaleza que impidan su realización.

3. Si de la comprobación resulta que el objeto de la solicitud está excluido de patentabilidad conforme al apartado 1.a), o no se cumplen los requisitos mencionados en el apartado 1 b), se comunicarán éstas circunstancias al interesado para que formule sus alegaciones o subsane los defectos en el plazo establecido. Si los obstáculos persisten o los defectos no fueran corregidos en plazo, se denegará la solicitud mediante resolución motivada. Cuando los defectos se refieran al derecho de prioridad el solicitante perderá este derecho.

El propósito de este examen es que la solicitud de patente se encuentre en condiciones de ser publicada a los 18 meses desde la fecha de presentación, o con anterioridad si así lo pidiera el solicitante. En comparación con los exámenes equivalentes regulados en el PCT y en el CPE de la patente europea, la gran diferencia es la inclusión del Art.35.1, la comprobación de si el objeto de la solicitud no está manifiestamente y en su totalidad excluido de la patentabilidad (artículos 4.4 y 5 de la Ley). Aunque en este examen de oficio será preciso examinar un aspecto relativo a la patentabilidad, se prevé que serán muy escasas las ocasiones en que se señale un suspenso al respecto, ante la necesidad de que el objeto se encuentre “manifiestamente y en su totalidad” excluido de la patentabilidad, Será excepcional que, dentro del contenido de una solicitud de patente, ningún elemento sea patentable. Por ejemplo, es común que se presente solicitudes de patente sobre juegos. Si la solicitud se refiere exclusivamente a las reglas del juego, será de aplicación el artículo 35.1 pero si se incluye algún elemento relativo al tipo de tablero, de fichas o de instrumentos empleados en el mismo, no será posible señalar el incumplimiento del 35.1, al no poderse considerar que el objeto de la solicitud se encuentra comprendido “manifiestamente y en su totalidad” en el artículo 4.4.c.

Figura de la primera patente US2026082 sobre el “monopoly”

Otros requisitos que se examinan durante este examen (Art. 23 del reglamento) y que son habituales en este tipo de exámenes en otras legislaciones son:

-           Aspectos formales de la instancia.

-           Traducción al castellano de la descripción.

-           Presencia de reivindicaciones.

-           Formalidades de la descripción, reivindicaciones, dibujos y resumen.

-           Requisitos de la prioridad y de exhibición en exposición oficial.

-           Requisitos de representación.

-           Mención a patente de origen en divisionales y PCT’s en fase nacional.

Si se detectan defectos, se le comunicarán al solicitante para que los subsane en el plazo de dos meses (prorrogables por otros dos meses). La consecuencia de la no subsanación, será la denegación.

También es muy relevante y novedoso lo que establece el artículo 35.2, es decir, que la detección de defectos en este examen no retrasará la realización de la búsqueda, pero siempre que sean de tal naturaleza que no impidan su realización, como podría ser el caso de la falta de traducción al español de la descripción o la ausencia de reivindicaciones.

Se va a dar el caso de que mientras el examinador realiza la búsqueda, existan defectos formales que aún no se han corregido. Ello ya sucede actualmente en el procedimiento PCT. Podría presentarse la situación en la que la búsqueda esté terminada pero la solicitud sea denegada por falta de subsanación de defectos detectados en el llamado examen de oficio, pero se prevé que sea una circunstancia muy excepcional, debida únicamente a error o negligencia del solicitante.

Al comenzar la búsqueda, el examinador de patente deberá comprobar dos aspectos cuyo incumplimiento dará lugar a la emisión de una notificación y a la suspensión del procedimiento:

-        Si la claridad y coherencia de la descripción o de las reivindicaciones impide proceder en todo o en parte a la elaboración del informe. (Art. 36.3 – LP 24/2015 y 27 del reglamento).

-        Si hay un número excesivo de reivindicaciones independientes de la misma categoría (Art. 28 – Reglamento).

Respecto al examen de claridad, si se detecta  la falta de la misma, se le comunicará al solicitante para que en el plazo de 2 meses modifique la solicitud o presente alegaciones. Si el solicitante no responde o bien no precisa el objeto de la búsqueda lo suficiente, se intentará realizar una búsqueda parcial, pero si ello no fuera posible, se denegaría la patente. Este tipo de examen de claridad ya se aplica en el procedimiento PCT y la experiencia es que son muy pocos los casos en los que no es posible realizar ningún tipo de búsqueda. Es de esperar que ello se repita en la aplicación de la Ley 24/2015.

Antes de comenzar la búsqueda, el examinador deberá verificar si se cumple el artículo 7.2 del reglamento, aún en borrador, de la Ley 24/2015. Dicho artículo establece:

“2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley, una misma solicitud puede comprender más de una reivindicación independiente de una misma categoría (producto, procedimiento, dispositivo o utilización), siempre que el objeto de la solicitud consista en:

 a) Una pluralidad de productos interrelacionados.

b) Diferentes utilizaciones de un producto o dispositivo.

c) Soluciones alternativas a un problema particular, cuando no sea adecuado incluir estas alternativas en una misma reivindicación.”

Este artículo no tiene ninguno equivalente en la Ley y es muy similar a la regla 43.2 del Convenio de la Patente Europea.

Este artículo va a tener su aplicación principal en la limitación de la práctica empleada en los Estados Unidos, que en lugar de utilizar reivindicaciones dependientes, utiliza múltiples reivindicaciones independientes.

Si una vez notificado, el solicitante no limitara el número de reivindicaciones o no contestara, no se denegaría la solicitud, sino que se continuaría la tramitación pero únicamente se realizaría la búsqueda para la primera de las reivindicaciones de cada categoría.

También durante la búsqueda se podrá hacer una notificación al solicitante si, de acuerdo al Art. 29 de la Ley 24/2015, no se cumple el requisito de unidad de invención. El examinador realizará el Informe sobre el Estado de la Técnica (IET) y la Opinión Escrita correspondientes a la invención o grupo de invenciones reivindicadas en primer lugar. Tras la recepción del IET y la Opinión Escrita, el solicitante podrá dividir la solicitud, presentando divisionales,  pagar tasas adicionales para que se busquen todas las invenciones o presentar alegaciones. Todas aquellas partes de la solicitud correspondientes a invenciones que no hayan sido buscadas o divididas deberán ser eliminadas durante el examen.

Caso de falta de unidad de invención con dos reivindicaciones independientes

Sin duda, la posibilidad de evaluar la “unidad de invención” “a posteriori”, conjuntamente con la búsqueda, permitirá la detección de casos de falta de unidad de invención de difícil localización en un el procedimiento actual, donde se examina “a priori” sin poder tener en cuenta el estado de la técnica.

El Art. 64.4 del reglamento aclara que las reivindicaciones modificadas no podrán referirse a materia que no haya sido objeto de búsqueda por no cumplir lo señalado en los artículos 27,28 y 29 del mismo reglamento.

El Art.36.5 mantiene que como ocurre actualmente “no serán objeto del informe sobre el estado de la técnica (IET) ni de la opinión escrita las solicitudes cuyo informe de búsqueda internacional haya sido realizado por la Oficina Española de Patentes y Marcas en su calidad de Administración encargada de la búsqueda internacional.”

Por último, otra novedad es que a diferencia de lo que ocurre ahora, donde la Opinión Escrita es parte integrante e inseparable del Informe sobre el Estado de  la Técnica, ahora se consideran partes “independientes”, de modo que de acuerdo al Art. 31.5 el folleto de la solicitud incluirá únicamente el IET, a diferencia de lo que ocurre actualmente, que incluye también la Opinión Escrita. Sin embargo la Opinión Escrita será consultable a partir del momento de la publicación del IET en la aplicación CEO, similar a las de otras oficinas como el Patentscope, el European Patent Register o el PAIR.

Dada la aridez de la temática, si ha llegado hasta aquí es porque sin duda se trata de un profesional del mundo de las patentes y como habrá podido comprobar, aunque el examen sustantivo obligatorio es la estrella de la nueva Ley de Patentes, no son despreciables otros cambios en el procedimiento.

 

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Comentarios

Hay un par de cuestiones que creo que tienen que ver con el examen de oficio y que no tengo claro cómo se resolverán en la práctica.

La primera es cómo se determina el nº de reivindicaciones “razonable” (i.e. máximo) según la naturaleza de la invención (art 7.5 del borrador de Reglamento).

La segunda es cómo saber cuáles de las formalidades previstas en el Anexo (p.e. tipo de letra Arial 11) son tales que su incumplimiento impediría una “publicación uniforme” y, por tanto, supondría suspenso (art. 23.d).

Muchas gracias por esta entrada, pues nos ofrece a los profesionales de las patentes un adelanto de cuál será la práctica en la OEPM a partir del 1 de abril. Coincido con Francisco en que el borrador no aclara ciertos puntos prácticos como el de qué defectos impiden la publicación. Otro asunto que no está claro es cuándo termina el examen, a efectos de poder presentar divisionales o realizar el cambio de modalidad. Es de esperar que como en otras Oficinas, se pongan a disposición de los solicitantes “guidelines” que permitan atar estos cabos sueltos.

En cuanto al número “razonable” de reivindicaciones que señala Francisco, es cierto que puede presentar cierta ambigüedad, pero el término “reasonable number of claims” también se emplea en la Oficina Europea de Patentes y en el contexto del PCT y se suele afirmar que:

” What is or what is not a reasonable number of claims depends on the facts and circumstances of each particular case”

o que:” Claims are unduly multiplied where, in view of the nature and scope of the invention, an unreasonable number of claims are presented which are repetitious and multiplied, the net result of which is to confuse rather than to clarify.”

Por tanto, un examinador de patentes experimentado debería ser capaz de determinar si el número de reivindicaciones es razonable, dependiendo de las circunstancias de cada caso.

El procedimiento de oposición regulado en esta nueva Ley/reglamento es de risa. Un “quiero y no puedo”.

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