El requisito de Unidad de Invención en las Patentes: Un requisito administrativo

En este blog ya se han tratado algunos requisitos de patentabilidad como la actividad inventiva o la aplicación industrial y otro requisito que aunque no se denomine de patentabilidad también es fundamental como es la suficiencia de la descripción. El requisito de unidad de invención, que se examina durante los procedimientos de concesión de patentes, es de otra índole. Se trata de un requisito administrativo, a diferencia de lo que ocurre con los requisitos de patentabilidad o el de suficiencia de la descripción, y su ausencia no se considera un motivo de nulidad de la patente ante los tribunales (ver art. 112 de la Ley de Patentes 11/1986 y art.138 del Convenio de la Patente Europea). Asimismo, de acuerdo al artículo 47 de la Ley de Patentes, el recurso administrativo contra la concesión de una patente no puede alegar la falta de unidad de invención.

Su exigencia se suele justificar por motivos de justicia y economía: Si a una empresa se le concede una patente sobre una única invención y por un determinado importe de tasas, no es justo que a otra empresa de la competencia se le conceda una patente sobre dos o más invenciones y por el mismo importe. El otro argumento justificativo del requisito es que todas las legislaciones en materia de patentes exigen el pago de unas tasas, destinadas a sufragar el trabajo de examen realizado. Si en lugar de una única búsqueda y un único examen, una solicitud de patente implica dos o más búsquedas y exámenes, habrá que pagar las tasas correspondientes o presentar solicitudes divisionales, lo que en la práctica es lo mismo.

El primer antecedente del requisito se encuentra en el Convenio de la Unión de Paris de 1883, más concretamente en su artículo 4G donde no se habla de “unidad de invención” sino de “solicitudes de patente complejas”;

“1) Si el examen revela que una solicitud de patente es compleja, el solicitante podrá dividir la solicitud en cierto número de solicitudes divisionales, conservando como fecha de cada una la fecha de la solicitud inicial y, si a ello hubiere lugar, el beneficio del derecho de prioridad.”

En la Ley española de patentes 11/1986, el requisito se define en el artículo 24:

“1. La solicitud de patente no podrá comprender más que una sola invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí de tal manera que integren un único concepto inventivo general.”

En el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) en el artículo 3.4 iii) se hace referencia a que la solicitud internacional deberá cumplir con la exigencia prescrita de unidad de la invención. El requisito se define en el reglamento de dos modos diferentes, en la regla 13.1 y en la regla 13.2. La regla 13.1 dice:

“La solicitud internacional deberá estar relacionada con una sola invención o con un grupo de invenciones vinculadas de tal manera entre sí que formen un solo concepto inventivo general (“exigencia de unidad de la invención”).”

La regla 13.2 establece:

“Cuando se reivindique un grupo de invenciones en la misma solicitud internacional, sólo se considerará observada la exigencia de unidad de la invención mencionada en la Regla 13.1 si entre esas invenciones existe una relación técnica relativa a uno o varios elementos técnicos particulares idénticos o correspondientes. Se entenderá que la expresión “elementos técnicos particulares” se refiere a los elementos técnicos que determinan la contribución de cada una de las invenciones reivindicadas, considerada en su conjunto, al estado de la técnica.”

En el Tratado de Cooperación en materia de patentes la falta de unidad de invención se soluciona pagando tasas adicionales para que se realice la búsqueda internacional para el resto de las invenciones. En los procedimientos de concesión de patentes como el español o el regulado por el Convenio de la Patente Europea la solución si se desea obtener una patente sobre todas las invenciones es la presentación de solicitudes divisionales.

Las solicitudes divisionales siempre tendrán la fecha de presentación de la primera solicitud que presentaba falta de unidad de invención. Es muy importante que en el momento de presentar una solicitud divisional no se añada información que no estaba en la solicitud de patente que se presentó inicialmente, porque ello sí supondría un motivo nulidad ante los tribunales, como indica el artículo 112 de la Ley de Patentes 11/1986.

Aun cuando el principal origen de la presentación de solicitudes divisionales es la existencia de falta de unidad de invención, el solicitante puede presentar divisionales aunque no se le haya señalado la existencia de falta de unidad de invención, como señala el art. 34.1 del Reglamento de aplicación de la Ley de Patentes 11/1986.  Una regla similar en el Reglamento de la Patente Europea, la Regla 36 ha provocado graves problemas y varios cambios en dicha regla en un período de tiempo relativamente corto.

Hasta el año 2010 y dentro del procedimiento regulado por el Convenio de la Patente Europea (CPE), las solicitudes divisionales podían presentarse en cualquier momento del procedimiento. El número de divisionales presentadas a iniciativa del solicitante y sin que se hubiera indicado la existencia de falta de unidad de invención por parte del examinador era muy elevado. ¿Por qué? En sectores muy competitivos como las telecomunicaciones y sobre todo la industria farmacéutica, a veces no es tan importante tener una patente concedida sino patentes “pendientes”, que introducen mucha incertidumbre en los competidores respecto a qué es lo que tiene protegido esa empresa. Ello tiene un gran poder de disuasión, y como consecuencia se presentaban divisionales de divisionales, de modo que había tal acumulación de divisionales que ello provocaba numerosos problemas de carga de trabajo en la Oficina Europea de Patentes y de seguridad jurídica para los terceros.

Como reacción a ello, se introdujo un cambio en la regla 36 del reglamento, de modo que se limitaba a 2 años el período de tiempo durante el cual se podía presentar la divisional, 2 años que comenzaban con la primera comunicación emitida por la división de examen, pero la sorpresa fue que en contra de lo perseguido y esperado, el número de solicitudes divisionales aumentó puesto que esos solicitantes que hacían uso habitualmente de las divisionales presentaban sus divisionales durante la ventana de tiempo permitida por si acaso luego fueran necesarias.

Como consecuencia, la Oficina Europea de Patentes rápidamente modificó de nuevo la regla 36 volviendo en 2014 la redacción previa a 2010 aunque aumentando el importe de las tasas, sobre todo en el caso de divisionales de divisionales. De cualquier modo el aumento en el importe de las tasas no es de suficiente entidad como para disuadir a las empresas de presentar divisionales como parte de su estrategia.

A continuación se muestran dos casos reales que presentaron falta de unidad de invención:

EP0513981A1 , donde se señaló que había dos invenciones que no cumplían con el requisito de unidad de invención.

Otro caso es el del documento WO2006056627 donde también se identificaron dos invenciones que no cumplían con el requisito de unidad de invención:

A diferencia de lo que ocurre en los procedimientos del PCT y del CPE  en el procedimiento actualmente vigente en España (Ley de Patentes 11/1986) la evaluación de la actividad inventiva se lleva a cabo con anterioridad a la búsqueda, lo que limita la detección de la falta de unidad de invención a casos muy evidentes. Con la entrada en vigor en abril de 2017 de la nueva Ley de Patentes, recientemente aprobada, la evaluación de la actividad inventiva en el procedimiento nacional de concesión de patentes se equiparará a la que tiene lugar dentro del PCT y del CPE, donde se efectúa una comparación entre las diferentes invenciones y el estado de la técnica anterior para determinar si existe unidad de invención o no.

Son varias las señales de alarma que nos pueden indicar la posible existencia de una falta de unidad de invención:

–       Varias reivindicaciones independientes.

–       Una reivindicación independiente muy amplia.

–       Necesidad de buscar en diversos campos técnicos.

–       Indicación de varios problemas que no parecen estar relacionados.

–       Todas las reivindicaciones independientes solucionan un único problema general conocido.

–       Un documento de la técnica destruye la novedad de una o más reivindicaciones independientes.

Conclusión

La “unidad de invención” es un requisito administrativo, muy vinculado con los recursos necesarios para llevar a cabo el examen de una invención. Su evaluación debe estar orientada a garantizar el pago de los recursos necesarios para realizar ese examen adicional y no debe realizarse de un modo estrictamente académico, lo que podría llevar a resultados abusivos.