EL PROCEDIMIENTO DE LIMITACIÓN Y REVOCACIÓN EN LA NUEVA LEY ESPAÑOLA DE PATENTES (LEY 24/2015)

En anteriores entradas de este blog ya hemos repasado algunas de las novedades que la ley 24/2015 introduce en el sistema de patentes español, más concretamente en el procedimiento, así como en relación con la patentabilidad y la tramitación de las patentes de interés para la defensa. En esta ocasión, nos vamos a centrar en un procedimiento completamente desconocido hasta ahora en la legislación española, el procedimiento de limitación.

¿Qué es un procedimiento de limitación?

Se trata de un procedimiento administrativo que permite restringir el alcance de la protección conferida por las reivindicaciones o su revocación.

¿Por qué estaría un titular interesado en limitar una patente concedida con examen e incluso tras haber superado oposiciones?

Son varios los motivos que podrían llevar al propietario de una patente a limitarla e incluso a revocarla:

–       La aparición de un documento del estado de la técnica relevante que afecta a la patentabilidad de una o varias reivindicaciones.

–       El descubrimiento de que la patente no cumple con el requisito de suficiencia descriptiva.

–       El descubrimiento de que se ha aumentado el contenido de la solicitud de patente tal como se presentó o de la patente tal como se concedió.

El titular de la patente es consciente de que la patente podría ser invalidada, al menos parcialmente, en un procedimiento judicial costoso y prolongado. Si tiene interés en comercializar el objeto de la patente y considera que la patente limitada sigue protegiendo su producto, mediante un procedimiento administrativo, rápido, simple y barato (en la Ley24/2015 la tasa que se ha establecido es de 74 €), puede conseguir que su patente se transforme en fuerte y no sea cuestionada ante los tribunales.

La limitación será beneficiosa también para la sociedad y más concretamente para la competencia, pues quedará claro qué tecnología es de dominio público y cuál está correctamente excluida.

En la doctrina también se afirma que otro motivo que podría llevar a la limitación de la patente es la “adaptación de las reivindicaciones al producto” que está comercializando un supuesto infractor. De ese modo, se facilita la acción judicial de infracción, impidiendo que una posible demanda de nulidad tenga la mínima opción de prosperar.

La presentación de una solicitud de limitación, en numerosas ocasiones supone un aviso para un competidor, que está explotando un producto muy relacionado con el objeto de la patente, de que su titular pretende iniciar una acción judicial por violación de la patente.

En cuanto a los motivos para solicitar la revocación de la propia patente, normalmente tienen que ver con acuerdos comerciales entre dos empresas donde se llega a un acuerdo para abandonar una patente y liberar la tecnología con fines a facilitar la libre explotación y evitar posibles litigios sobre la vida anterior de la patente.

El procedimiento de limitación en el Convenio de la Patente Europea.

En 1984, la Alta Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes publicó su decisión G1/84, que dice:

« A notice of opposition against a European patent is not inadmissible merely because it has been filed by the proprietor of that patent »

Es decir que una oposición no se debe rechazar sólo porque la presente el titular de la patente.

Sin embargo, dicha Alta Cámara de Recursos de la Oficina Europea cambió su opinión en 1994 con la decisión G9/93, que establece que cuando en el artículo 99.1 del Convenio se afirma que:

« Within nine months of the publication of the mention of the grant of the European patent in the European Patent Bulletin, any person may give notice to the European Patent Office of opposition to that patent », en su opinión « any person » no incluye al propietario de la patente.

Debido a ello, desde 1994 y hasta que no entró en vigor el acta 2000 del Convenio de la Patente Europea, en diciembre de 2007, los titulares de patentes europeas no dispusieron de un procedimiento centralizado que permitiera la limitación de patentes en todos los estados donde se habían validado y la única posibilidad de limitar las patentes era acudir a las procedimientos de limitación existentes en ciertos países como Alemania.

El Acta 2000 del Convenio de la Patente Europea regula su procedimiento de limitación y revocación en el artículo 105, haciendo hincapié en la necesidad de que haya concluido el procedimiento de oposición para que pueda iniciarse un procedimiento de limitación.

El procedimiento de limitación en la Ley 24/2015

En la nueva Ley de patentes 24/2015 el procedimiento de limitación y revocación se regula en el artículo 105:

Art. 105.1

1.   A petición de su titular, la patente cuya concesión sea firme podrá ser revocada o limitada modificando las reivindicaciones en cualquier momento de su vida legal, incluido el período de vigencia de los certificados complementarios en su caso.

Es muy importante señalar que la concesión deberá ser firme, pero ¿cuándo es firme la concesión? La mayoría de los expertos, como el magistrado Ángel Galgo, según se recoge en una entrada anterior de este blog, afirman que la concesión será firme cuando hayan transcurrido los plazos para presentar recursos y oposiciones o hayan terminado los procedimientos correspondientes.

El artículo 105.3 establece algo muy lógico:

“No se admitirá la revocación o la limitación de una patente sobre la que existan derechos reales, opciones de compra, embargos o licencias inscritos en el Registro de Patentes sin que conste el consentimiento de los titulares de esos derechos. Tampoco se admitirá la solicitud de revocación o limitación si figurase inscrita en el Registro de patentes la presentación de una demanda judicial reivindicando la titularidad de la patente o el reconocimiento de otros derechos patrimoniales sobre la misma en tanto no conste el consentimiento del demandante.”

El artículo 105.4 establece la necesidad de solicitar permiso al juez o tribunal si se presentara una limitación cuando esté pendiente una acción judicial sobre la validez de la patente:

“Cuando esté pendiente un procedimiento judicial sobre la validez de la patente y sin perjuicio de lo previsto en el artículo 120 la petición de limitación, dirigida a la OEPM, habrá de ser autorizada por el Juez o Tribunal que conozca del procedimiento.”

Respecto al artículo 120, se debe precisar que en el 120.3 se contempla que en la contestación a la demanda el titular podrá limitar las reivindicaciones.

Un nuevo motivo de nulidad

Parece pertinente recordar que en la Ley 24/2015 se ha añadido una nueva causa de nulidad:

“Art. 102.e

Se declarará la nulidad de la patente:

d) Cuando se haya ampliado la protección conferida por la patente tras la concesión.”

Esta situación se podrá dar como consecuencia de un procedimiento de oposición, de limitación o de renuncia parcial. Conviene por ello, recordar la regulación de la renuncia en esta nueva Ley, en el artículo 110:

“Art. 110

1.   El titular podrá renunciar a toda la patente o a una o varias reivindicaciones de la misma.
2.   La renuncia, dirigida a la OEPM, deberá presentarse por escrito y solo tendrá efectos frente a terceros una vez inscrita en el Registro de Patentes.
3.   Cuando la renuncia sea parcial, la patente seguirá en vigor con referencia a las reivindicaciones no comprendidas en la renuncia, siempre que la renuncia no suponga la ampliación del objeto de la patente.”

Mientras que la renuncia se puede presentar en cualquier momento a partir de la concesión de la patente, en el caso de la limitación es preciso esperar a que la concesión sea firme y mientras que en la renuncia los efectos son de tipo “EX- NUNC”, como en el caso de la caducidad, en la limitación y revocación los efectos son de tipo “EX – TUNC” como en el caso de la nulidad.

Ejemplos de limitación en la Oficina Europea de Patentes.

Para aquellos familiarizados con el procedimiento general de concesión regulado en la Ley 11/1986, se puede señalar que este procedimiento de limitación guarda gran semejanza con la posibilidad que el solicitante tiene actualmente durante los dos meses que se inician con el traslado de las observaciones de terceros y terminan con la concesión, de modificar las reivindicaciones, es decir, limitarlas para que no se vean afectadas por el estado de la técnica citado en el Informe sobre el Estado de la Técnica. La gran diferencia viene dada porque en este caso se trata de un procedimiento previo a la concesión mientras que la limitación se realiza sobre patentes cuya concesión es firme.

En la Oficina Europea de Patentes una vez limitada la patente se publica un folleto de código B3. En la base de datos Espacenet es posible encontrar 294 folletos de patentes europeas que han sido limitadas desde que este procedimiento entró en vigor en diciembre de 2007. A continuación, se muestra el ejemplo de la primera limitación realizada ante la Oficina Europea de Patentes tras su introducción en 2007:

EP1333070B3

Formulación de tinta estable a la luz basada en mezclas de rodamina y de tintes que contienen metales.

Reivindicación independiente concedida:

Reivindicación independiente limitada:

Conclusión

La nueva Ley de Patentes 24/2015 incorpora al sistema de patentes nacional el procedimiento administrativo de limitación, ya existente en el Convenio Europeo de Patentes y en otros países de nuestro entorno. No es previsible que se emplee con frecuencia, pero se tratará de una herramienta más que permitirá al titular de una patente, ya fuerte, adaptarla a las circunstancias cambiantes en el estado de la técnica y la competencia.