¿NECESITAMOS PATENTARLO?

Si uno es inteligente en lo que patenta y en cómo y cuándo lo patenta, estará realizando una inversión clave para su negocio, pero si equivoca la estrategia, una patente podría convertirse en un gasto inviable.

Es un hecho que el valor de una patente va más allá del simple derecho de hacerla valer o de emitir posibles licencias ya que poseerla conlleva un codiciado valor de mercado: ser una empresa innovadora. Además, una patente imprime legitimidad y seriedad a los productos de su empresa, promoviendo la confianza del consumidor.

A la hora de decidir si necesita patentar una nueva línea de productos, debe primeramente considerar la naturaleza de aquello que se está valorando, ya que las leyes de patentes contemplan algunas excepciones especificadas en los Art. 4.4, 4.6 y 5 LP.

Entre otras cosas, es importante desarrollar un prototipo previamente a la solicitud de patente. De esta manera habrá ajustado los elementos para garantizar su funcionalidad ya que los cambios en una solicitud tras su presentación están muy limitados por las leyes de patentes. Un cambio pequeño podría invalidar la solicitud además de ser un punto débil dónde se afanará la competencia si es que quieren anular su patente.

Una vez convenido que la innovación en cuestión es patentable y el prototipo funcional, es prudente contrastar su novedad. Seguramente usted ya sabe que la novedad es un requisito para poder patentar algo. A menudo nos emocionamos pensando que lo que tenemos es único, pero una sencilla búsqueda profesional da al traste con toda nuestra excitación. Con un poco de suerte al menos parte de ello es nuevo, con lo que podremos ajustar nuestra solicitud de patente a aquello que no es ya propiedad de otros. Una negligencia en este sentido no solo  debilita la fortaleza de nuestro activo, si no que, en el peor de los casos, podría llevarle tener que acabar pagando daños y perjuicios a terceros quienes, para colmo, han anulado su patente.

Tener información sobre el grado de novedad de nuestro activo es importante no solo a la hora de valorar su patentabilidad, si no que también es un conocimiento fundamental para conducir exitosamente las negociaciones con socios, inversores o licenciatarios. Cuanto mayor sea el grado de novedad de un activo, mayor será su valor independientemente de si está patentado o no. Por eso, en mi opinión, una búsqueda de novedad es siempre prioritaria a otras consideraciones.

En segundo lugar, es crítico para su negocio realizar un estudio de mercado para su nuevo producto. ¿Hay un interés real en su producto?, ¿Cuál es el tamaño del mercado?, ¿Cuánto cuesta fabricarlo? ¿Quiénes son los clientes? ¿Quién conforma la competencia, qué productos similares ofrece la competencia? y, sobre todo, ¿Qué productos está desarrollando la competencia? Además, ¿Tiene usted libertad para lanzarlos o necesita solicitar alguna licencia? Para esto último, puede usted realizar un estudio de infracción que le informará de si, para comercializar su producto, debe usted previamente solicitar licencias a terceros. Siempre que tenga abierta una línea de productos debería informarse sobre las tendencias de mercado, los nuevos desarrollos de la competencia y las oportunidades tecnológicas que se ofrece. En este sentido, la vigilancia tecnológica es una herramienta de incalculable valor.

Una vez concretado que no hay barreras para su éxito comercial, llega la hora de plantearse seriamente la necesidad de patentar su nuevo producto. En primer lugar habrá que identificar claramente cuales son las características de su producto que le confieren una ventaja competitiva en el mercado. ¿Son estas características patentables? Si lo son, ¿se pueden copiar fácilmente? ¿Cuánto tiempo puede llevarle sacar su producto al mercado? ¿Está la competencia investigando para obtener la misma ventaja competitiva en sus productos?

Si las características que confieren ventaja competitiva a su producto no son patentables, existen alternativas de protección tales como los derechos de autor, las marcas, las variedades vegetales, el diseño industrial o el secreto industrial. La amplitud de protección con estas alternativas podría ser menor pero aun así, suficientemente efectiva.

Evidentemente, si estamos hablando, por ejemplo, de un casco para motoristas, bastaría con comprar uno y desmontarlo en sus partes para poder copiarlo. El casco habría que patentarlo ya que se puede copiar fácilmente. Sin embargo, si hablamos de  una espuma con gran poder de absorción de impacto que se encuentra en el interior de dicho casco, no bastaría con nuestros 5 sentidos para obtener la información que nos permita reproducirla. Quizás el elemento esencial de la espuma sea un componente o quizás la espuma adquiera esta característica esencial mediante un procedimiento particular. En cualquier caso, si decidimos patentar la espuma, probablemente el casco que la contiene quedaría también protegido, cosa que no ocurriría si nos guardamos la espuma como secreto industrial.

Si las ventajas de nuestro producto solucionan problemas a los que el conjunto de la industria está buscando soluciones o alternativas, mejor será solicitar una patente ya que otro podría llegar a la misma solución, patentarla y pedirle daños y perjuicios por comercializar un producto que, aunque usted descubrió primero, no tiene manera de demostrarlo. Esto es especialmente así si piensa que le llevará bastante tiempo y esfuerzo financiero llevar el producto al mercado.

Una de las consideraciones que más habitualmente se pasa por alto es determinar si una patente será financieramente posible en último término. Previamente a la solicitud, sería sensato realizar una valoración de los costes de tramitación y mantenimiento teniendo en cuenta los riesgos de fracaso en las negociaciones de transferencia, desarrollo y comercialización de la tecnología.

Imaginemos, por ejemplo, que un inventor particular ha solicitado una patente sobre una espuma de alta absorción de impacto que reivindica también el casco para motoristas que la contiene. Con la ayuda de un técnico experto en patentes ha redactado y presentado un documento ante la OEPM. El inventor está tan excitado con su invención que ha decidido comenzar su propia aventura empresarial. El inventor cuenta con su patrimonio personal y las posibles subvenciones estatales, ahora debe buscar socios capitalistas y/o licenciatarios. Su patente se publicará en 18 meses, pero el inventor tiene dos años y medio para encontrar una fuente de financiación sólida que le permita, no llevar la espuma o el casco al mercado, si no costear los gastos de tramitación de las patentes internacionales puesto que si no, su patrimonio personal puede verse seriamente perjudicado.

Hablemos de números: la redacción y presentación de la solicitud nacional de patente le costó unos 3000 €. En un año exactamente deberá presentar una solicitud internacional PCT que le puede costar unos 4000 €, a los 15 meses deberá solicitar el Informe sobre el Estado de la Técnica (IET), unos 700 €.. Entre unas cosas y otras se pueden invertir en esta primera fase unos 8000 €. Por fin, a los 30 meses, su solicitud de patente entra en lo que se llama Fase Nacional, es decir, que se solicita una patente en cada uno de los países elegidos en la PCT. Pongamos que el Inventor decide patentar en Europa, Estados Unidos, Canadá, China y Japón. En estos países es obligatorio actuar a través de un agente, con lo cual los costes se disparan. Mientras que, por ejemplo en EEUU, las tasas de presentación y búsqueda de la oficina estadounidense serían de unos 1800 €, dependiendo de los honorarios del agente americano, podría ascender a 5000 €, sin contar los extras por contestar acciones oficiales etc., En Europa, las tasas oficiales solamente, ascienden a casi 3000 €, en China a casi 400 €, Japón unos 1,800 € y en Canadá unos 1500 €. Además, con suerte, habrá que pagar las tasas de concesión y otros trámites (unos 1000 €/ región). Teniendo en cuenta que, habiendo elegido Europa, habrá que costear también las validaciones en cada uno de los miembros del Convenio Europeo de Patentes elegido (unos 300€). Haríamos bien eligiendo los 38 miembros, pero pongamos que solamente elegimos 10: España y Portugal, Francia, Italia, Alemania, Suiza,  Reino Unido, Holanda, Noruega y Turquía. El inventor tendría un coste de unos 25000 € en tasas oficiales, susceptibles de ser subvencionadas al 90% por la OEPM, pero además ha de considerar los gastos del agente de cada país que significarían al menos otros 25000 €, y los gastos de mantenimiento, no sujetos a ninguna subvención. En Francia, por ejemplo, las tasas de mantenimiento de la patente desde su validación hasta el año 20º ascienden a 5500 €. Sin considerar los honorarios del agente, unos 3400 €. A grosso modo, la cantidad total no sujeta a subvención podría ascender, en el ejemplo propuesto, a unos 120,000 € para los 20 años de vida de la patente, si es que se llega a conceder en todos los países solicitados. Esta cantidad puede variar dependiendo del número de países elegidos, el número de reivindicaciones, el número de páginas de la solicitud y el número de objeciones que el examinador arguya.

Además habrá que tener en cuenta la dificultad para detectar cuando otros están infringiendo su patente. Si usted no puede costearse un servicio de vigilancia tecnológica que pueda detectarlo, quizás no le interese patentar. En caso de un tercero infrinja su patente, tendrá que pagar abogados, peritos y expertos en patentes para las preparaciones al juicio. Esto puede llegar a ser muy costoso, con lo que uno debe sopesar la patente contra el coste de esta eventualidad.

No obstante, una inversión de 120,000 € para un monopolio internacional de 20 años, es muy razonable si las asociaciones son fructíferas y el producto tiene una buena salida en el mercado. Lamentablemente, las negociaciones van lentas y, en la mayoría de los casos, se acaba abandonando la solicitud de patente y regalando la tecnología a cualquiera que la quiera aprovechar. Generalmente aquellos a quienes se les ha ofrecido previamente.

Una estrategia que nos puede ayuda a minimizar este riesgo, es retrasar la solicitud de patente hasta que estemos listos para lanzar nuestro producto al mercado. A veces es preferible iniciar los primeros pasos de desarrollo de la tecnología y patentar más adelante. Esto entraña otros riesgos, mencionados arriba, pero además debe usted ser extremadamente cauteloso con las presentaciones en ferias y congresos, las publicaciones científicas y los folletos publicitarios ya que podría usted arruinar la novedad de su invento que, como ya sabe, es requisito imprescindible para patentarlo.

Si su estrategia de negocio es licenciar su tecnología en vez de comercializarla usted mismo, necesitará una patente. Una forma alternativa de proteger su innovación es mediante la utilización de acuerdos de confidencialidad, pero si no se respetan,  generalmente son casos difíciles de ganar ante un juez. Una solicitud de patente, en cambio, le coloca en una posición de fuerza que sirve de medida disuasoria a la hora de romper la confidencialidad. Siempre, aunque haya solicitado una patente debe usted negociar bajo acuerdos de confidencialidad apropiadamente redactados.

En suma, el empresario innovador debe conocer perfectamente el mercado para poder decidir si invertir o no en una patente. Antes de nada, una patente tiene un valor comercial: por un lado, le confiere un monopolio con lo que usted puede impedir que otros fabriquen, vendan, importen o usen su invento en cualquiera de los países elegidos, y por otro lado, le permite otorgar licencias a terceros para que realicen dichas actividades en los países elegidos, lo cual repercutirá en suculentos ingresos para usted.

 
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¿Necesitamos Patentarlo? by Maribel Rico is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 Unported License.

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Comentarios

Hola Maribel,

Me parece un artículo muy útil para tener una idea del orden de magnitud del coste de patentar.

No obstante, me gustaría hacer un par de comentarios:

- La búsqueda de novedad previa a la solicitud debe complementarse con el informe de búsqueda que será emitido por la Oficina de Patentes ya que suministra información valiosa al solicitante para determinar si le merece la pena extender la protección o es mejor retirarse antes de incurrir en gastos inútiles.

- Un solicitante español, ya sea un inventor individual o una empresa, no está obligado a ser representado por un agente ante la Oficina Europea de Patentes (ver artículo 133 Convenio de la Patente Europea)
http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/NORMATIVA/NormasSobrePatentes_MU_Topografias_CCP/NSPMTCCP_DerechoEuropeoPatentes/ConvenioMunichConcesionPatentesEuropeas_5_Oct_1973.htm#7capIII

Saludos,
Francisco

Efectivamente Francisco, un Español, no está obligado a actuar mediante representante ante la OEPM. Sin embargo, tal como explico arriba, un Español debe actuar mediante representante en EEUU, China, Japón etc. (siempre que no tenga domicilio fiscal en el país, claro)

En cuanto a lo de la novedad, estoy de acuerdo que el informe de búsqueda puede completar. Pero, en mi opinión, es prudente realizar una búsqueda profesional previamente a la solicitud.

Gracias por el comentario.

Así es Maribel: en EE.UU., China y Japón sí debe actuar mediante representante, pero no ante la *Oficina Europea de Patentes* (o la OEPM ).

Estoy completamente de acuerdo en la conveniencia de una búsqueda previa a la solicitud. Si la complejidad de la invención es baja, esta búsqueda puede ser efectuada quizás por el propio solicitante en bases de datos gratuitas como Espacenet (http://worldwide.espacenet.com/). Si la complejidad es alta o es la primera vez que el solicitante se enfrenta al mundo de las patentes es mejor que la búsqueda la haga un profesional, que se puede encontrar, por ejemplo, en las Agencias de Propiedad Industrial o en la propia OEPM (440 €, 3 semanas: http://www.oepm.es/es/informacion_tecnologica/servicios_IT/?apartado=Plazos&contenido=Informes%20tecnologicos%20de%20patentes#IT_1)

Sobre patentes

Hola, veo tu sapiencia en el tema y te solicito de manera comedida tu opinión, ya tengo solicitud de patente de equipo de seguridad de grado militar, solo en méxico, del pasado 18 de octubre, ¿ya es prudente comercializar? mi invento? es útil en la región,(colombia, brazil, venezuela) estoy con el mejor estudio en la materia del país AM&L, S.C. y no encontraron nada ni remotamente cercano,(O documentos nacional, 8 internacional pero ninguno relevante y caduco) el punto es que los brazileños, los israelies pueden perfeccionar el invento mil veces mejor que yo con mis medios (pero la reivindicacion principal ya la logré yo), como me protejo, quiero comercializar en colombia, venezuela, brazil, ecuador etc. paises con gente muy armada, entonces que harias en mi lugar, saludos y te agradezco de antemano.

Hola Enrique,

Si, puedes comercializar inmediatamente a tu fecha de solicitud. Si temes que los israelíes te copien, deberías proteger también en Israél. Tienes un año para presentar una solicitud internacional que cubra tanto los países “mercado” como los países fabricantes. Asegúrate que las reivindicaciones son suficientemente amplias como para cubrir esas “mejoras” que prevees que se pueden hacer.

Buena suerte
Saludos,
Maribel.

Hola Enrique:

La patente es territorial, esto es que tiene efecto en los países donde solicitas su protección. Ahora bien, es importante saber que proteger y la amplitud de las reivindicaciones, lo cual a lo mejor no merita desgastarse en en los trámites de solicitud de patente. por otro lado, al mencionar lo remotamente cercano, en mi experiencia en el tema se puede dudar, en muchas ocasiones se pide a un especialista en que busque información, sin embargo ellos solo recuperan documentos relacionados a lo que solicitaste, que en muchas ocasiones no corresponde ni remotamente cercano a los elementos inventivos de lo que deseas proteger.

Alguien me podria facilitar el contacto con un dibujante especialista en patentes . Resido en Madrid . Garcias/saludos

Hola a todos
La empresa en la que trabajo ha “inventado” un dispositivo para realización de medidas en un entorno. Lo pongo entre comillas porque seguramente hay otros aparatos similares diseñados y utilizados en el mundo, pero este ha sido construido por la empresa como solución a una necesidad propia, que nos haga independientes de los demás y que incluya las características y funcionalidades que requerimos. El caso es que nos interesaría que el dispositivo tuviese cierta oficialidad, sin llegar a la patente, ya que como os digo, ya habrá dispositivos similares y además la obtención de la patente requiere mucho tiempo y dinero. Nos hemos planteado el marcado CE global del equipo, no sólo de los componentes, y por otro lado, el registro o inclusión en inventario de la empresa. Algo que permita al cliente “estar tranquilo” respecto al dispositivo. ¿tenéis alguna idea u opinión para este “registro”? Muchas gracias y saludos.

Hola, quisiera información para un producto que quisiera patentar. Vivo en Valencia. Si me pueden escribir a mi correo para ver posibilidades.
Muchas gracias

Hola, una pregunta ¿es necesario acudir a dicho país a buscar registrar una patente o existen otra alternativa.?

Gracias.

Hola,somos 3 socios inventores con muchas ideas ,el problema es el económico si nos podrían ayudar ha contactar con otros inventores para desarrollar cualquier proyecto y compartir las,ideas ,gastos y beneficios.
José.

Hola José, quizas la asociación sin ánimo de lucro CAUDAL (caudal.org) podría ayudarte.

hola saludos, me llamo miguel,soy mecanico de motos,he inventado un sistema para las motos que no lo lleva ninguna moto en el mundo y lopodrian fabricar todas las fabricas de motos y fabricas de accesoros,pero por falta de recursos no puedo patentarlo.

Hola queremos patentar una cosita me dariais informacion?

Hola Maribel, gracias por tu artículo.

Una pregunta:
Aunque yo patente algo en España, cualquiera podría fabricarlo en otro país y venderlo en España?
Si esto es así, una patente es algo completamente inútil.

Tras leer información al respecto tengo la motivación por los suelos para patentar nada.

Hola John, claro que no! si tienes patente española, no podría venderlo ni importarlo a España. Una patente tiene efecto en territorios limitados, pero su protección alcanza todos los pasos encaminados a la comercialización. La patente confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero que no cuente con su consentimiento:

a) La fabricación, el ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización de un producto objeto de la patente o la importación o posesión del mismo para alguno de los fines mencionados.
b) La utilización de un procedimiento objeto de la patente o el ofrecimiento de dicha utilización, cuando el tercero sabe, o las circunstancias hacen evidente, que la utilización del procedimiento está prohibida sin el consentimiento del titular de la patente.
c) El ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización del producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de la patente o la importación o posesión de dicho producto para alguno de los fines mencionados.

Siempre dentro del territorio para el que se ha concedido la patente.

La motivación para patentar debe surgir de un interés comercial. Si tu tecnología es fácil de copiar, por ejemplo si uno puede comprarla y desarmarla para averiguar su funcionamiento y/o componentes, entonces la patente tiene sentido para tí. Si tienes un medicamento y un competidor puede fabricarlo y ponerlo en el mercado, la patente tiene sentido para ti.
Si lo que tienes es una idea que no has desarrollado y estas lejos de ser capaz de poner la tecnología en el mercado, una patente puede ayudarte atrayendo inversores para desarrollar la tecnología, pero cuidado, porque también puede conseguirte la ruina. Ese es el sentido de mi artículo. Patentar, si. Pero con estrategia y en el momento adecuado.

Gracias por tu comentario!
Maribel.

Mil gracias por tu respuesta y tu rapidez.

Mi inventillo es un material de oficina que puedo fabricar yo masivamente en casa porque es poco más que una pieza de goma cortada.
Sin embargo, para simplificar mi existencia, estaba pensando en patentar el cacharro y mandar ejemplares de muestra a fabricantes de goma, por si a alguno le interesa pagarme una licencia para fabricarlo y comercializarlo.

Como sería mi primera, y quizás última patente, no espero realmente hacer dinero con ella. Me contentaría con no perderlo, y aprender.

No sé si es abusar de tu amabilidad, pero me gustaría saber qué pasos tomarías tú en mi lugar.

Y acabo de ver que la respuesta a la pregunta de mi primer comentario la explicas en el último párrafo de tu artículo. Lo siento, no me he dado cuenta. Creo que estoy leyendo demasiadas páginas a la vez. Qué lío tengo!

(requerido)

(requerido)


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