EL PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN EN LA NUEVA LEY DE PATENTES 24/2015

En esta cuenta atrás hacia el 1 de abril, fecha de entrada en vigor de la nueva Ley de Patentes 24/2015, y tras anteriores entradas dedicadas a la patentabilidad, al tratamiento de las invenciones de interés para la defensa, al nuevo procedimiento de limitación,  al examen de oficio y a la búsqueda y al tratamiento de las invenciones realizadas por el personal investigador, en esta ocasión nos centramos en otra de las novedades de la Ley 24/2015; el nuevo procedimiento de oposición.

Las legislaciones en materia de patentes de numerosos países proporcionan sistemas de oposición en los que terceros pueden oponerse a la concesión de una patente durante un período de tiempo fijado en la correspondiente Ley. Las oposiciones se pueden presentar antes de la concesión o con posterioridad a la misma. Hay algún estado, como la India, en el que se prevén las dos posibilidades; pre y post-concesión. Los procedimientos de oposición son del tipo “inter-partes”, ya que interviene más de una parte, mientras que por ejemplo el procedimiento de examen sería un procedimiento “ex parte”. Los procedimientos de oposición son de primera instancia, es decir, siempre hay un perdedor que puede recurrir en segunda instancia.

El procedimiento de oposición permite invalidar patentes de una forma más sencilla y menos gravosa que mediante un procedimiento judicial.

La Ley 11/1986 ya contempla un procedimiento de oposición dentro del procedimiento de concesión con examen sustantivo, que como bien es sabido es voluntario en dicha Ley. Se trata de un procedimiento de oposición pre-concesión. Según el artículo 39.4:

“En los dos meses siguientes a la publicación de la petición de examen, cualquier interesado podrá oponerse a la concesión de la patente, alegando la falta de cualquiera de los requisitos exigidos para esa concesión. El escrito de oposición habrá de ir acompañado de los correspondientes documentos probatorios.”

La Ley 24/2015 introduce un procedimiento de oposición post-concesión. El procedimiento contemplado en esta nueva Ley ya incluye un procedimiento de examen sustantivo obligatorio y, por tanto, la nueva ubicación del procedimiento de oposición pretende que no se demore la concesión de la patente.

Por lo que se refiere a los modelos de utilidad, donde no hay examen sustantivo, en la nueva Ley el procedimiento de oposición sigue manteniéndose con anterioridad a la concesión.

Reivindicación independiente de la patente EP2203462 sobre el medicamento Sofosbuvir, objeto de múltiples oposiciones y tras las cuales se mantuvo modificada.

El procedimiento en la Ley 24/2015 y en el borrador del reglamento

La Ley 24/2015 dedica el artículo 43 al procedimiento de oposición:

Artículo 43

1.   Dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la concesión en el “Boletín Oficial de la Propiedad Industrial”, cualquier persona podrá oponerse a la concesión por alguno de los siguientes motivos:

a)     La invención reivindicada no reúne alguno de los requisitos de patentabilidad establecidos en el Título II de esta Ley.

b)     Su descripción no es lo suficientemente clara y completa para que un experto en la materia pueda ejecutarla.

c)     El objeto de la patente concedida excede del contenido de la solicitud tal como fue presentada.

2.   La oposición deberá dirigirse a la Oficina Española de Patentes y Marcas en escrito motivado, acompañado de los correspondientes documentos probatorios y previo pago de la tasa correspondiente.

3.   Admitido a trámite el escrito de oposición se comunicará al titular de la patente registrada para que éste presente sus alegaciones y modifique, si lo estima oportuno, las reivindicaciones. La Oficina Española de Patentes y Marcas dará traslado a cada una de las partes de las alegaciones y propuestas de modificación presentadas por la otra, concediéndoles un trámite de réplica en cada caso, todo ello en los plazos y condiciones establecidos en el reglamento.

4.   Transcurridos los plazos mencionados en el apartado precedente la Oficina Española de Patentes y Marcas resolverá estimando en todo o en parte las oposiciones presentadas, cuando concurra alguno de los motivos de oposición señalados en el apartado 1 o desestimándolas en caso contrario. No obstante, cuando pese a las modificaciones o alegaciones aportadas persistan motivos que impidan en todo o en parte el mantenimiento de la patente, se otorgará al titular al menos una oportunidad de subsanar el defecto, o presentar nuevas alegaciones, antes de resolver con carácter definitivo sobre la oposición planteada.

5.   La resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas se publicará en el “Boletín Oficial de la Propiedad Industrial”, recogiendo, en su caso, las modificaciones que se hubieran introducido en la patente. La protección conferida por esta Ley se extenderá retroactivamente a la patente así modificada.

 6.   Al efecto retroactivo de la revocación se le aplicará, en su caso, lo previsto en el artículo 104 respecto de la nulidad.

Según se puede observar, el plazo para presentar la oposición es de 6 meses desde la fecha de publicación de la mención de la concesión. Algo menor que el contemplado en el Convenio de la Patente Europea (CPE), donde es de 9 meses. Un plazo de 6 meses parece un tiempo razonable para preparar un escrito de oposición y reduce el tiempo de incertidumbre respecto a la validez de la patente.

PTAB Hearing Room – Fuente: PTAB blog

Cualquier persona puede presentar oposiciones (en la Ley 11/1986 se indica “cualquier interesado”), sin embargo, no se permite que el propio titular se oponga a su patente. Si el titular desea que su patente sea limitada o revocada, podrá acudir al procedimiento regulado en el artículo 105 y al que ya se dedicó una entrada anterior.

Se puede presentar oposición contra una patente, aun cuando el titular haya renunciado a la patente o ésta haya caducado. Si el titular renuncia a la patente o ésta caduca durante la tramitación de una oposición, se pondrá en conocimiento del oponente, que podrá solicitar por escrito la continuación del procedimiento de oposición. Una vez admitida a trámite la oposición, ésta podrá ser tramitada por la OEPM, aunque el oponente falleciese o retirase el escrito de oposición.

Respecto a los motivos de oposición, éstos coinciden con los contemplados en el CPE: incumplimiento de los requisitos de patentabilidad (novedad, actividad inventiva, aplicación industrial, estar incluidas en las prohibiciones a la patentabilidad y otras excepciones a la patentabilidad, como atentar contra el orden público o las buenas costumbres), incumplimiento del requisito de suficiencia de la descripción y ampliación del contenido de la solicitud tal como se presentó inicialmente.

Según establece el artículo 39.3, el escrito de oposición irá acompañado de los documentos probatorios. El Art. 36.1 del borrador del reglamento añade que los documentos deberán estar traducidos al español, al menos aquellas partes relevantes para valorar la pertinencia de la oposición.

La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) comprobará si el escrito de oposición cumple los requisitos formales establecidos en el art. 36.2 del reglamento (identidad, representación, motivos de oposición, pago de la tasa correspondiente, así como si se ha presentado en plazo).

Una vez transcurrido el plazo de presentación de oposiciones, se le trasladarán al titular las oposiciones admitidas a trámite, para que en el plazo de tres meses desde la publicación en el BOPI presente alegaciones y modifique la patente (reivindicaciones, descripción y dibujos o secuencias biológicas) de acuerdo a lo establecido en el art. 48 de la LP 24/2015 y el art. 64 del Reglamento.

Las modificaciones y/o alegaciones por parte del titular, serán trasladas a los oponentes que tendrán la posibilidad de réplica. En este trámite de réplica, no se podrán incorporar motivos, documentos o hechos adicionales que no hubieran sido alegados en el procedimiento de oposición. Cuando pese a las alegaciones y/o modificaciones persistan defectos que impidan en todo o en parte el mantenimiento de la patente, el titular tendrá un nuevo plazo para presentar alegaciones o modificaciones de la patente. Se podrán otorgar nuevas oportunidades, siempre y cuando se estime que las objeciones son subsanables y que el titular ha tratado manifiestamente de corregirlas.

El trámite de nuevas oportunidades podrá consistir en uno o varios trámites escritos o concentrarse en una única vista oral, cuando se estime conveniente o a petición del titular de la patente. A la vista oral serán convocados los oponentes en calidad de observadores, pero su ausencia no impedirá la celebración de la vista. La OEPM resolverá estimando total o parcialmente las oposiciones, revocando la concesión de la patente o manteniendo la concesión de la patente de forma modificada. La protección conferida se extenderá retroactivamente a la patente así modificada. También la revocación tendrá efectos retroactivos.

Dentro de la OEPM, el examen de los escritos de oposición, así como de la contestación y réplicas, en su caso, será efectuado por una Comisión de 3 expertos de la OEPM técnicamente cualificados, siendo uno de ellos Presidente. La Comisión se completará con un jurista de la misma Oficina si se considera que la naturaleza de la decisión así lo exige.

Una gran diferencia existente con el procedimiento de oposiciones regulado en el CPE es que en este último (Art. 101.1) los oponentes tienen la posibilidad de múltiples réplicas a las modificaciones y/o alegaciones presentadas por el titular. Es preciso tener en cuenta también el Art. 113.1 relativo al “derecho a ser oído” según el cual todas las partes tienen derecho a presentar sus comentarios. Otra diferencia viene dada por el hecho de que en el CPE (Art. 116.1) cualquiera de las partes, incluidos los oponentes, pueden solicitar la celebración de una vista oral, en la cual no serán únicamente observadores.

De acuerdo al Art. 40 del reglamento, aún en versión de borrador, cuando estando en trámite un procedimiento de oposición, se inicie un procedimiento judicial sobre la validez de la patente, cualquiera de las partes podrá intervenir en el procedimiento de oposición, presentando el correspondiente escrito en el plazo de dos meses desde que el Juez o Tribunal dé a conocer a las mismas la tramitación del procedimiento de oposición. El artículo 105 del CPE  contempla una situación muy similar, aunque se concreta que quien puede presentar un escrito de oposición fuera de plazo será aquel contra el que se ha iniciado un procedimiento judicial por presunta infracción.

Recursos

El Art. 44 de la Ley 24/2015 limita la presentación de recursos contra la concesión de la patente a quienes hayan sido parte en un procedimiento de oposición y los recursos deberán dirigirse contra el acto resolutorio de la oposición planteada. El mismo artículo añade que la oposición deberá entenderse desestimada si transcurrido el plazo para resolverla y notificarla no hubiera recaído resolución expresa.

Tasas y Costes

La tasa establecida en la Ley 24/2015 para la presentación de oposición contra la concesión de una patente o de un modelo de utilidad es de 43,27 € mientras que, en la Oficina Europea de Patentes, la tasa fijada es actualmente de 785 €.

En la Ley 24/2015 no hay ninguna disposición relativa al reparto de costes, sin embargo, en el CPE hay un artículo, el 104, que concede a la División de Oposición la potestad de ordenar un determinado reparto de costes. Ello podría ocurrir cuando se ha incurrido en ciertos costes como resultado de acciones irresponsables o maliciosas de una de las partes.

CONCLUSIONES

La nueva Ley de Patentes 24/2015 regula un procedimiento que proporciona un control adicional de la validez y por tanto de la calidad de la patente; una alternativa muy económica y sencilla a la vía judicial, pero que sólo se puede iniciar durante un período de tiempo de 6 meses tras la concesión.